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Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto integralmente il ricorso promosso da Ferrari S.p.A., annullando le due decisioni con cui l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) aveva dichiarato la decadenza parziale del marchio “TESTAROSSA” per mancato uso effettivo. La pronuncia conferma la titolarità del marchio in capo alla casa automobilistica di Maranello anche per automobili, pezzi di ricambio, accessori e modellini in miniatura, riaffermando principi fondamentali in tema di uso effettivo del marchio da parte del titolare e dei suoi licenziatari.
Il contenzioso: l’accusa di mancato uso
Dal 2007 Ferrari è titolare del marchio denominativo “TESTAROSSA”, registrato per vari prodotti, tra cui automobili e giocattoli (classi n. 12 e n. 28 della Convenzione di Nizza). Nel 2016 due soggetti terzi avevano chiesto la decadenza del marchio, sostenendo che non fosse stato utilizzato per almeno cinque anni consecutivi all’interno dell’Unione europea. Le domande erano fondate sul presupposto che, cessata la produzione delle celebri Testarossa negli anni ’90, Ferrari non avesse più fatto uso attuale del segno.
L’EUIPO, dapprima in fase amministrativa e poi in sede di ricorso interno, aveva accolto in parte le istanze, dichiarando la decadenza per una serie di prodotti, tra cui le automobili stesse, i pezzi di ricambio e i modellini in scala.
La decisione del Tribunale: uso effettivo anche tramite licenziatari
Con le sentenze del 2 luglio 2025 (nelle cause T-1103/23 e T-1104/23), il Tribunale UE ha tuttavia ribaltato le decisioni dell’Ufficio, affermando che il marchio “TESTAROSSA” è stato oggetto di un uso effettivo, anche nel periodo rilevante per la valutazione (2010–2015). Tra i passaggi più significativi della pronuncia si segnalano:
Uso del marchio da parte di concessionari autorizzati: la vendita di automobili usate da parte di soggetti con legami economici e contrattuali con Ferrari (concessionari ufficiali e distributori autorizzati) è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’uso effettivo. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che Ferrari forniva a tali soggetti un servizio di certificazione dell’autenticità delle vetture Testarossa, diretto ai clienti finali e idoneo a integrare l’uso del marchio.
Uso per pezzi di ricambio e accessori: è stato considerato rilevante l’uso del segno “TESTAROSSA” da parte di rivenditori ufficiali per la vendita di parti originali e servizi di riparazione. Il Tribunale ha affermato che, anche se il marchio fosse usato solo per i pezzi di ricambio, ciò integrerebbe comunque un uso effettivo sia per gli accessori stessi sia per le automobili, a meno che non vi sia una percezione di netta distinzione nel mercato – evenienza che non è stata dimostrata nella fattispecie.
Uso tramite licenziatari per modellini di veicoli: i modellini in scala recanti la dicitura “prodotto ufficiale concesso in licenza dalla Ferrari” sono stati considerati prove rilevanti. Ferrari ha dimostrato di conoscere e autorizzare, anche solo implicitamente, l’uso del marchio da parte di produttori di giocattoli, come dimostrato da cataloghi, confezioni e fatture presentate in giudizio.
Le pronunce del Tribunale UE rafforzano l’orientamento per cui il concetto di “uso effettivo” deve essere interpretato in concreto, tenendo conto della natura del mercato di riferimento, della struttura della distribuzione e delle modalità con cui i prodotti contrassegnati dal marchio vengono commercializzati, anche nel mercato dell’usato o attraverso licenze e certificazioni.
Viene così riaffermata una nozione dinamica del marchio, che non si esaurisce nella vendita diretta di nuovi prodotti ma si estende anche a una pluralità di atti e servizi che rafforzano la riconoscibilità del segno nel mercato e ne preservano la funzione distintiva. Le pronunce sul caso “TESTAROSSA” risultano interessanti sia sotto il profilo della decadenza per non uso sia per la valorizzazione della brand identity nel lungo periodo.
Questa vicenda conferma l’importanza per i titolari di marchi – specie quelli storici e iconici – di predisporre e documentare in modo sistematico tutte le attività che mantengano vivo il segno nel mercato: dalla certificazione di prodotti usati all’uso tramite licenziatari, fino alla gestione di reti di distribuzione autorizzate.
Lo Studio Barbari assiste imprese e titolari di diritti nella gestione strategica e nella valorizzazione e difesa giudiziale e amministrativa dei propri marchi.