In una recente pronuncia di legittimità – Cassazione n. 2648/2022
Il marchio rappresenta uno degli strumenti più potenti per identificare un’impresa o un prodotto sul mercato. Ma cosa succede quando un marchio non è stato registrato? Ecco dove entra in gioco il concetto di marchio di fatto.
Cos’è un marchio di fatto?
Un marchio di fatto è un marchio che, pur non essendo stato registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, è stato comunque utilizzato sul mercato come segno distintivo. Questo significa che, anche in assenza di una registrazione formale, il marchio può godere di una certa protezione giuridica.
“La tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare”
Questo principio è contenuto in due pronunce della Corte di Cassazione: Cass. n. 9889/2016 e Cass. n. 3224/1994.
La normativa di riferimento
L’art. 2 del Codice di proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005) rubricato “Costituzione ed acquisto dei diritti” al comma 4 prevede che “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato”. Inoltre, l’art. 13 del Codice, rubricato “Capacità distintiva”, al secondo comma dispone che “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquisito carattere distintivo”. Il combinato disposto degli artt. 2 e 13 c.p.i. sancisce la tutelabilità del c.d. marchio di fatto.
Il preuso
L’articolo 2571 del Codice civile prevede che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. L’articolo 12 c.p.i. prevede che i segni diversi dal marchio registrato possano costituire anteriorità invalidanti qualora questi siano noti al mercato e non in un ambito puramente locale. Dalla lettura delle citate norme deriva che elementi fondanti del marchio di fatto sono l’uso effettivo e la sua notorietà.
Una recente pronuncia della Cassazione in materia
Con riferimento alla tutela del marchio di fatto e ai requisiti su cui essa si fonda, si evidenzia la sentenza della Cassazione civile, sez. VI – ordinanza 28 gennaio 2022, n. 2648. In questo recente caso, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatte salve specifiche, e limitate ipotesi, previste dalla legge) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione (Dott. Cass. n. 34531 del 2019; Cass. n. 14925 del 2019; Cass. n. 2499 del 2018; Cass. n. 22350 del 2015). Per converso, il preuso che non importi notorietà di esso, o che importi una notorietà puramente locale, non esclude, ai sensi della disposizione succitata, la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo costituisca oggetto di registrazione. Tuttavia… quando si verifichi … la seconda delle evenienze menzionate dalla citata norma, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, nell’ambito dell’uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale. In siffatta ipotesi, invero, viene a configurarsi una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato (Cass. n. 34351 del 2019; Cass. n. 14787 del 2007; Cass. n. 4405 del 2006; Cass. n. 3236 del 1998)”.
Conclusione
La tutela del marchio di fatto rappresenta un argomento complesso e sfaccettato del diritto industriale. Sebbene la registrazione di un marchio offra la massima protezione legale, è fondamentale riconoscere l’importanza e la validità dei marchi di fatto. Le aziende dovrebbero essere consapevoli dei loro diritti e delle possibili azioni legali a loro disposizione per proteggere la loro identità sul mercato.
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