La Divisione di Annullamento dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha recentemente emesso una decisione significativa nel caso N. C 57 873 riguardante il marchio dell’Unione Europea “Amato”. Questa decisione sottolinea l’importanza che deve avere l’uso effettivo del marchio nel mercato interno per garantire la validità del segno distintivo oggetto di registrazione.
Secondo l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), un titolare può perdere i diritti sul marchio qualora questo non sia stato attivamente utilizzato nell’Unione per i prodotti o servizi registrati per un periodo ininterrotto di cinque anni senza giustificazioni legittime.
Il principio cardine di questa disposizione è che il marchio deve essere usato secondo la sua funzione essenziale di garantire l’identità di origine dei prodotti o servizi. L’uso deve essere concreto e diretto a mantenere o acquisire quote di mercato; un uso puramente simbolico o interno non è sufficiente.
Nel caso del marchio “Amato”, registrato il 24/02/2016, è stata presentata una domanda di decadenza il 29/12/2022, e il titolare del marchio ha dovuto dare prova dell’uso effettivo del marchio per il quinquennio dal dicembre 2017 al dicembre 2022. Il titolare ha fornito prove che sono state valutate dalla Divisione di Annullamento sufficienti per dimostrare l’uso effettivo del marchio solo per una parte dei prodotti registrati nelle classi 29 e 30, quali frutta e ortaggi conservati, oli commestibili, cacao, riso, e alcuni prodotti da forno e di pasticceria. Per gli altri prodotti e servizi elencati, inclusi carne, pesce, bevande e servizi di vendita al dettaglio, la documentazione è stata giudicata insufficiente.
Di conseguenza, il marchio “Amato” è decaduto per i prodotti e servizi per i quali non è stato dimostrato un uso effettivo, evidenziando la necessità per i titolari di marchi di sviluppare strategie di utilizzo concrete e documentabili per evitare la decadenza.
Il caso “Amato” serve da monito e da guida per le aziende sull’importanza dell’uso effettivo del marchio come condizione per il mantenimento dei diritti di marchio, anche con riferimento alla prassi molto comune di registrare marchi c.d. difensivi, che poi non vengono utilizzati in concreto, o per prodotti e servizi molto più ampli di quelli di effettivo interesse. La decisione ribadisce inoltre che l’onere della prova dell’uso effettivo incombe sul titolare del marchio, sottolineando la necessità di una pianificazione attenta e di un monitoraggio continuo per le strategie di branding nel mercato unico europeo.
In conclusione, l’esclusiva derivante dai marchi dell’Unione Europea non è “perenne”, ma è condizionata alla dimostrazione pratica della effettiva utilizzazione del segno distintivo registrato. La vigilanza e una gestione strategica del marchio sono fondamentali per garantire che i diritti connessi non si estinguano nel tempo.
I principi contenuti nella decisione in commento: “Non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale misura quantitativa debba essere considerata per stabilire se l’uso sia effettivo o meno. Non può quindi essere fissata una regola de minimis. Pertanto, qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale un uso anche minimo del marchio può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
La motivazione: “La Divisione di Annullamento ritiene che le prove presentate permettano di escludere un uso meramente simbolico, con il solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio in questione. Esse dimostrano invece un uso del marchio, da parte del titolare attraverso la propria licenziataria, volto ad acquisire e mantenere una posizione commerciale nel mercato rilevante utilizzando il suo marchio all’interno del periodo di riferimento. Pertanto, la Divisione di Annullamento ritiene che il titolare abbia fornito indicazioni sufficienti circa l’estensione dell’uso del suo marchio. Tuttavia, questa conclusione si applica solo per una parte dei prodotti e servizi del MUE contestato, come si specificherà oltre nella sezione “Uso in relazione ai prodotti registrati”.”
